Quanto deve essere diverso un design per essere protetto?

Il carattere individuale nei disegni e modelli comunitari spiegato attraverso il caso Crocs

Due requisiti distinti, non uno

La registrazione di un disegno o modello a livello europeo non è un adempimento puramente formale: per essere valida, richiede il soddisfacimento di due requisiti sostanziali e cumulativi, previsti dal Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, oggi modificato dal Regolamento (UE) 2024/2822 — la novità e il carattere individuale.

Si tratta di due valutazioni distinte, spesso confuse tra loro nella pratica. La novità richiede semplicemente che non sia stato divulgato al pubblico, prima della data di deposito (o di priorità), un disegno identico o che ne differisca solo per dettagli irrilevanti. È un test relativamente meccanico: esiste, o non esiste, un antecedente identico.

Il carattere individuale è un test più complesso, di natura comparativa e qualitativa. Un design può superare agevolmente il test di novità — non essendo la copia esatta di nulla — e non superare comunque quello del carattere individuale, se le differenze rispetto al patrimonio di forme preesistente sono talmente marginali da non modificare la percezione complessiva del prodotto. È proprio questa la funzione del requisito: evitare che varianti insignificanti di un disegno già esistente possano essere rivendicate come un diritto esclusivo autonomo.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, un disegno o modello possiede carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata, nello stesso utilizzatore, da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico prima della data rilevante.

Il test in quattro fasi

La prassi decisionale dell'EUIPO e la giurisprudenza del Tribunale dell'Unione Europea hanno consolidato un metodo di analisi articolato in quattro fasi, che vanno lette congiuntamente e non isolatamente:

1. individuazione del settore merceologico cui appartengono i prodotti nei quali il disegno è destinato a essere incorporato o applicato;

2. individuazione dell'utilizzatore informato, del suo livello di attenzione e della sua familiarità con il patrimonio di forme preesistente nel settore di riferimento;

3. determinazione del grado di libertà di cui disponeva l'autore nello sviluppare il disegno, tenuto conto di eventuali vincoli tecnici, funzionali o normativi;

4. confronto diretto tra le impressioni generali prodotte dai disegni a raffronto, alla luce degli elementi che precedono.

   
   

L'utilizzatore informato

Non coincide né con l'esperto del settore (come il progettista o il perito tecnico), né con il consumatore medio distratto tipico del diritto dei marchi. È una figura intermedia: un soggetto che, pur non essendo un designer o un tecnico, conosce i prodotti del settore, ne ha una certa familiarità visiva e, quando li osserva o li confronta, lo fa con un livello di attenzione relativamente elevato — perché ha un interesse concreto nell'oggetto, non perché ne è un esperto.

Il grado di libertà del progettista

È l'elemento più frequentemente frainteso nella pratica, e merita di essere chiarito con precisione, perché il rapporto tra libertà creativa e rilevanza delle differenze è, a un primo sguardo, controintuitivo.

Il principio, affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza PepsiCo, Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic, SA (causa C-281/10 P) e costantemente ribadito nella giurisprudenza successiva, è il seguente: quanto più ampio è il grado di libertà del progettista in un determinato settore, tanto meno è probabile che differenze minori tra due disegni siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Vale, simmetricamente, anche il contrario: quanto più il grado di libertà è limitato da vincoli tecnici, funzionali o normativi, tanto più è probabile che anche differenze modeste siano sufficienti a integrare il carattere individuale.

La logica sottostante è la seguente: se un progettista ha a disposizione una gamma pressoché illimitata di soluzioni formali possibili, la scelta di limitarsi a variare un solo dettaglio, lasciando identici tutti gli altri elementi, viene percepita dall'utilizzatore informato non come un design nuovo, ma come una variante dello stesso oggetto. Se invece il settore impone vincoli stringenti — dettati, ad esempio, da requisiti di sicurezza, standard tecnici o esigenze di intercompatibilità — anche una variazione minima assume un peso maggiore agli occhi dell'utilizzatore informato, proprio perché le alternative disponibili erano già scarse in partenza.

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Il caso Crocs (Tribunale UE, causa T-228/25, sentenza del 22 aprile 2026)

Il principio appena descritto trova un'applicazione recente ed emblematica in una controversia che ha coinvolto uno dei modelli di calzatura più riconoscibili al mondo.

I fatti. Crocs, Inc. è titolare del disegno comunitario registrato n. 000257001-0001, depositato il 22 novembre 2004 con rivendicazione di priorità statunitense al 28 maggio 2004, relativo al noto zoccolo forato Crocs. Nell'ottobre 2022, la società spagnola Gor Factory, SA ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno, sostenendo che esso fosse privo di carattere individuale rispetto a un modello di zoccolo, denominato "Holey Soles", divulgato al pubblico sul sito holeysoles.com il 13 e 14 aprile 2003 — quindi in data anteriore alla priorità rivendicata da Crocs.

Le fasi del procedimento. La Divisione di Annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di nullità con decisione del 22 gennaio 2024, ritenendo il disegno Crocs privo di carattere individuale. Crocs ha proposto ricorso il 19 marzo 2024, respinto dalla Terza Commissione di Ricorso dell'EUIPO con decisione del 5 febbraio 2025. Crocs ha quindi adito il Tribunale dell'Unione Europea, che con sentenza del 22 aprile 2026 (causa T-228/25) ha confermato integralmente l'invalidità del disegno.

Il confronto tra i due modelli. Il Tribunale ha applicato il test in quattro fasi sopra descritto, individuando il settore di riferimento (calzature, in particolare zoccoli) e l'utilizzatore informato (un soggetto particolarmente attento, che conosce i diversi modelli disponibili sul mercato e mostra un livello di attenzione relativamente elevato). Quanto al grado di libertà del progettista, il Tribunale ha rilevato che esso fosse, nel caso di specie, elevato: chi progetta uno zoccolo può variare liberamente materiali, colori, motivi decorativi e, soprattutto, numero, forma, dimensione e posizione dei fori sulla tomaia.

L'unica differenza rilevata tra il disegno Crocs e il modello anteriore "Holey Soles" era la presenza di un cinturino al tallone, con rivetti di grandi dimensioni e bordi arrotondati. Tutti gli altri elementi — forma generale, punta arrotondata e chiusa, suola spessa, fori circolari, intagli trapezoidali — risultavano sostanzialmente identici.

La decisione. Applicando correttamente il principio sopra illustrato, il Tribunale ha ritenuto che, proprio perché il grado di libertà del progettista era elevato, la scelta di introdurre unicamente un cinturino — senza intervenire su nessun altro elemento — non fosse sufficiente a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. In altri termini: avendo a disposizione un ampio ventaglio di alternative, il fatto di averne sfruttata solo una minima parte ha portato il Tribunale a qualificare il disegno contestato come una semplice variante del modello preesistente, non come un design autonomamente dotato di carattere individuale.

Il Tribunale ha inoltre respinto due argomenti difensivi di Crocs. In primo luogo, la società ha sostenuto che il proprio margine di libertà fosse in realtà limitato da vincoli tecnici legati alla funzionalità della calzatura: argomento disatteso, avendo il Tribunale accertato — come detto — un grado di libertà elevato. In secondo luogo, Crocs ha invocato la notorietà mondiale del proprio modello, incluso anche in pubblicazioni dedicate al design industriale. Anche questo argomento è stato respinto: la fama o il successo commerciale di un prodotto non costituiscono, di per sé, un criterio rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale, che deve fondarsi su un confronto oggettivo tra le impressioni generali prodotte dai disegni a raffronto.

Implicazioni pratiche

Il caso Crocs offre alcuni insegnamenti di rilievo pratico per le imprese che sviluppano e commercializzano prodotti a forte connotazione estetica.

In primo luogo, conferma che l'EUIPO non effettua, in fase di registrazione, alcun esame d'ufficio di novità o carattere individuale: un disegno può essere registrato anche se, in astratto, non soddisfa questi requisiti, e la relativa verifica è rimessa all'iniziativa dei terzi interessati attraverso un'azione di nullità successiva. Ne consegue che la validità di una registrazione non può considerarsi acquisita in via definitiva fino a quando non sia stata verificata — anche solo in via preventiva e interna — la solidità del disegno rispetto al patrimonio di forme preesistente nel settore.

In secondo luogo, il caso dimostra come la reputazione, la notorietà o il successo commerciale di un prodotto non offrano alcuna protezione aggiuntiva sul piano della validità del disegno: un modello iconico non è, per ciò solo, un modello valido.

In terzo luogo — ed è forse l'aspetto di maggior interesse operativo — il caso ribadisce che, nei settori caratterizzati da un elevato margine di libertà creativa, le imprese non possono limitarsi a introdurre variazioni marginali rispetto a modelli preesistenti (propri o di terzi) con l'aspettativa di ottenere una protezione autonoma: la legge richiede una discontinuità visiva effettiva, proporzionata allo spazio creativo disponibile.

Per le imprese che sviluppano nuovi prodotti, la verifica del carattere individuale dovrebbe essere condotta prima del deposito della domanda di registrazione, attraverso una ricerca di anteriorità mirata e una valutazione tecnica del posizionamento del disegno rispetto al mercato di riferimento — non successivamente, in sede di eventuale contenzioso.

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Una valutazione prima del deposito

Come dimostra il caso Crocs, la validità di una registrazione non è mai scontata: l'EUIPO non verifica d'ufficio né la novità né il carattere individuale, e un disegno può restare esposto a un'azione di nullità anche a distanza di anni dal deposito.

I consulenti di Brunacci & Partners effettuano questo tipo di verifica — sul proprio design, prima del deposito, o su quello di un concorrente, in caso di contestazione — analizzando il posizionamento del disegno rispetto al patrimonio di forme preesistente nel settore di riferimento.

Valutare il carattere individuale prima del deposito significa ridurre il rischio di investire in una registrazione che potrebbe essere contestata in futuro.

Per questo motivo è consigliabile affiancare al deposito una preventiva analisi tecnica del design e delle anteriorità rilevanti.

Se desideri approfondire il tema o valutare un design, puoi contattare i professionisti di Brunacci & Partners.

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A cura di Brunacci & Partners

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